一、企業(yè)如何進行海外商標(biāo)布局

（一）確定出海國家并非易事，需要進行全方位的考慮。

1.如何依據(jù)企業(yè)自身的經(jīng)營需求，挑選有意向注冊的國家。

對于企業(yè)而言，為了對自身產(chǎn)品進行生產(chǎn)和銷售，必然會存在生產(chǎn)供貨地、包裝倉儲地、銷售地以及經(jīng)銷商所在地。而這些與企業(yè)實際經(jīng)營具有極高關(guān)聯(lián)性的地域，乃是企業(yè)進行商標(biāo)注冊布局的首要優(yōu)選之地。

其次，需考慮產(chǎn)品實際投放市場的內(nèi)部計劃。某些國家雖然并非立刻要投放產(chǎn)品進行銷售，然而若已經(jīng)開展了明確的市場調(diào)研與規(guī)劃，且有明確的、在一定時間內(nèi)進入該國銷售的計劃，那么針對這些國家的布局，可以置于第二梯隊。

再往后，就是考慮進行補充性、防御性布局的第三梯隊國家。例如出現(xiàn)在公司長期規(guī)劃中的市場、或者是從地理位置上考慮，在核心市場所在國的周邊毗鄰的國家進行商標(biāo)布局。

2.如果企業(yè)短期內(nèi)在某些國家沒有實際的經(jīng)營規(guī)劃，就無需在這些國家進行商標(biāo)布局嗎？

首先，考慮在搶注高發(fā)地區(qū)進行商標(biāo)布局。

筆者提醒企業(yè)需注意，伴隨當(dāng)前中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，越來越多的中國品牌已廣泛流傳。在部分海外國家，存在一些專門從事商標(biāo)搶注行為的公司或個人，他們已將目光聚焦于知名的中國品牌，并實施大量搶注行為。同時，許多國家都設(shè)有中國城，搶注者常常在華人聚集的國家對中國知名品牌進行搶注，這無疑收獲了一個巨大市場，節(jié)省了前期開發(fā)成本。因此，即便中國企業(yè)在這些搶注高發(fā)地區(qū)暫無實際商業(yè)規(guī)劃，為防止搶注行為出現(xiàn)，避免后續(xù)可能產(chǎn)生的高昂維權(quán)打假費用，可考慮預(yù)先在這些國家進行防御性商標(biāo)注冊申請。目前，中華商標(biāo)協(xié)會已成立專業(yè)的 “海外維權(quán)工作委員會”，每年都會進行調(diào)研，對中國品牌在海外被搶注的高發(fā)國家進行匯總并公示。國家知識產(chǎn)權(quán)局也會不定期針對海外被搶注的中國品牌進行公示。企業(yè)可通過上述渠道進行排查。

其次，考慮在注冊熱點國家進行商標(biāo)布局。

依據(jù)《世界知識產(chǎn)權(quán)指標(biāo) 2023》所發(fā)布的消息，2022 年，全球大約有 1180 萬件商標(biāo)申請。全球 152 個知識產(chǎn)權(quán)局約有 8250 萬件有效商標(biāo)注冊，相比 2021 年增長了 9.4%。其中，中國再度位居首位，約為 4270 萬件，其后依次為美國（310 萬件）和印度（290 萬件）。鑒于中國申請人極為熱衷于海外商標(biāo)保護，企業(yè)可以關(guān)注一些中國企業(yè)進行海外商標(biāo)注冊申請的熱點國家，即便這些國家不在短期商業(yè)規(guī)劃之內(nèi)，也能夠作為商標(biāo)防御性布局涉及范圍的參考之一。

最后，參考競品公司的注冊布局。

從注冊布局能夠知曉企業(yè)的商業(yè)布局情況。倘若競品公司在某個國家進行布局，極有可能是其自行開展了市場調(diào)研，經(jīng)評估后認(rèn)為存在盈利的可能性。所以在選擇國家時，可以對標(biāo)競品公司在海外的商標(biāo)布局，這樣在一定程度上能夠節(jié)省自身進行市場調(diào)研的成本，并且對市場的選擇更為精準(zhǔn)。如果多家競品公司都在某一國家進行了布局，那就證明該國在該領(lǐng)域的市場潛力較好，自身進駐的必要性將會提高。同時，如果同一產(chǎn)品領(lǐng)域有多家知名企業(yè)進入，那么在該產(chǎn)品領(lǐng)域被搶注商標(biāo)的可能性較高，因此即使自身沒有進軍該國家的計劃，為了防止他人搶注，也建議進行商標(biāo)布局。

3.需要考慮申請目標(biāo)國家的文化特點，以免遭遇無謂的駁回

商標(biāo)權(quán)具有地域性，每個國家都擁有獨屬于自身的商標(biāo)法。在制定法律時，必然會依據(jù)各國國情進行立法，進而使得不同國家的商標(biāo)法都具有其獨特之處。尤其是對于商標(biāo)的一些禁用、禁注條款，需特別留意不同國家的相關(guān)規(guī)定。

例如，若需進行注冊的商標(biāo)為中文標(biāo)識，在官方語言為英語、日語、西班牙語等非中文的國家，如美國、英國、日本、韓國等，審查都是按照圖形進行的。換言之，兩個相同的中文商標(biāo)，若僅字體不同，那么在上述國家，極有可能會被認(rèn)為是互不近似的商標(biāo)，進而實現(xiàn)共存。此外，純中文商標(biāo)在越南、挪威單獨申請時，均會因缺乏顯著性而遭遇駁回，且無法通過提交大量使用證據(jù)來克服，因為這些國家的商標(biāo)法中明確規(guī)定中文是無法識別的，不具備顯著性。

再比如，若申請商標(biāo)為純圖形商標(biāo)，一定要留意商標(biāo)注冊國家的法律規(guī)定以及風(fēng)俗習(xí)慣。例如：美國忌諱貓；英國將孔雀視為禍鳥；日本忌諱荷花；法國忌諱菊花；北非忌諱用狗作為商標(biāo)圖案；捷克人認(rèn)為紅三角是有毒的標(biāo)記等。

此外，印度、巴基斯坦、泰國、新加坡等國家常常因為商標(biāo)設(shè)計過于簡單，而要求提供商標(biāo)含義或設(shè)計理念的聲明（需公證）、相同商標(biāo)在其他國家的注冊證書，或者提供大量使用證據(jù)，以此來證明商標(biāo)具備顯著性。

（二）確定產(chǎn)品名稱難，時常找不到好名字

1.怎樣進行商標(biāo)名稱的選取？

筆者認(rèn)為，最為有效的商標(biāo)名稱選取方法當(dāng)屬品牌分級法。企業(yè)可以依據(jù)品牌商標(biāo)海外布局和注冊類別與主營項目的關(guān)聯(lián)密切程度，以及品牌商標(biāo)標(biāo)樣在海外布局與保護的必要程度這兩個維度，對品牌進行分級。這樣一來，能夠分清主次，對后續(xù)商標(biāo)布局實際涉及的國家和類別起到指引作用。一級品牌：企業(yè)主標(biāo)識，廣泛應(yīng)用于所有產(chǎn)品中。二級品牌：企業(yè)現(xiàn)階段主推的產(chǎn)品線。三級品牌：企業(yè)將在未來推出的新產(chǎn)品。

以日本國民品牌“明治meiji”為例：

2.依據(jù)不同級別的品牌名稱，確定商標(biāo)標(biāo)樣的形式：中文、英文、圖形

首先，無論何種類型的商標(biāo)，都必須與企業(yè)在實際市場經(jīng)營活動中所使用的樣式保持一致。否則，后期在不使用撤銷案件中，可能由于注冊商標(biāo)標(biāo)樣與實際使用的標(biāo)樣不一致，致使注冊商標(biāo)被撤銷。此外，在其他諸如無效申請、異議申請，乃至訴訟案件中，對于商標(biāo)使用證據(jù)的基本要求都是使用商標(biāo)需與注冊商標(biāo)一致，否則企業(yè)提交的使用證據(jù)很可能被視為無效。

在以下表格中，筆者列舉了兩個例子，由于注冊商標(biāo)與實際使用商標(biāo)存在差異，使得企業(yè)提交的證據(jù)未被當(dāng)局認(rèn)定為是對已注冊商標(biāo)的使用。

對于中文商標(biāo)來說，最大的風(fēng)險在于要格外留意部分海外國家針對中文商標(biāo)的特殊規(guī)定。例如：亞美尼亞不接受純中文商標(biāo)，會因其缺乏顯著性而被直接駁回。

對于英文商標(biāo)而言，首選自創(chuàng)無含義的英文商標(biāo)，因為選擇已有的、具備固定含義的英文，遭遇在先近似商標(biāo)阻礙的可能性將會提高。

對于圖形商標(biāo)來說，如果圖形較為簡單或者較為復(fù)雜，那么因顯著性較低而遭遇駁回的風(fēng)險就會較高。因此，要避免選擇圖形要素過于簡單或者過于復(fù)雜的圖形，可以選擇具有獨創(chuàng)性的圖形。

（三） 確定商標(biāo)的指定商品——如何進行商標(biāo)類別/指定商品的選取？

1.根據(jù)品牌的重要程度，對不同級別品牌的類別以及指定商品進行篩選。

對于圖形商標(biāo)來說，如果圖形較為簡單或者較為復(fù)雜，那么因顯著性較低而遭遇駁回的風(fēng)險就會較高。因此，要避免選擇圖形要素過于簡單或者過于復(fù)雜的圖形，可以選擇具有獨創(chuàng)性的圖形。在已經(jīng)對品牌進行分級的前提下，根據(jù)品牌的重要程度，對不同級別品牌的類別及指定商品進行篩選。例如，對于企業(yè)主品牌（一級品牌），可以考慮在二級、三級品牌所涉及的全部類別中進行布局。對于二級、三級品牌來說，最為重要的是確定它們的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進而進一步依據(jù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)︻悇e的重要程度進行劃分。

以“電子行業(yè)”領(lǐng)域舉例：

2.部分海外國家對商品表述的接受程度較高，可以盡可能地將自身產(chǎn)品表述清楚，這樣既能保證自己在想要保護的商品或服務(wù)上獲得保護，也更有利于后續(xù)維權(quán)行動。

目前世界上絕大多數(shù)國家都是以尼斯分類作為可接受的指定商品的基礎(chǔ)。然而，各國對于商品的接受程度有所不同。例如美國，對商標(biāo)的審查較為靈活，一般要求商品能夠進一步細(xì)化，細(xì)化到具體的功能特點等。審查員如果對所申報的產(chǎn)品不了解，也可能與美國代理人進行電話溝通，或者要求申請人提供對產(chǎn)品進一步的說明，同時也歡迎申請人就商品進行溝通。

筆者建議企業(yè)考慮到這一差異，對于同一商品，在不同國家進行不同的商品選取時，可以根據(jù)自身的經(jīng)營范圍做進一步的產(chǎn)品表述。以第 9 類 “可下載的計算機軟件” 這一商品為例，由于該商品是一個上位詞，在某些國家需要進一步細(xì)化，以下表格中的商品為針對這一商品在各國可以被接受的名稱。

二、企業(yè)如何進行海外商標(biāo)維權(quán)

1.重視商標(biāo)監(jiān)控與市場監(jiān)測

企業(yè)的海外經(jīng)銷商或代理商未經(jīng)同意或授權(quán)非法搶注供貨方商標(biāo)的案件頻繁發(fā)生。有的是直接以經(jīng)銷商或代理商的名義進行注冊，而有的則是以經(jīng)銷商或代理商的關(guān)聯(lián)公司、家屬、親戚或者其合作伙伴等名義進行注冊。

雖然被搶注人知道搶注行為是經(jīng)銷商所為，但是往往沒有直接證據(jù)，在打擊搶注時會遇到諸多困難。因此，企業(yè)在與代理商接洽前，應(yīng)提前進行商標(biāo)注冊申請。接洽時，應(yīng)簽訂經(jīng)銷或代理協(xié)議，并確保代理協(xié)議中有涉案商標(biāo)以及商標(biāo)保護的條款，同時隨時保留雙方業(yè)務(wù)往來相關(guān)的證據(jù)資料。此外，還要對經(jīng)銷商、代理商以及關(guān)聯(lián)主體的商標(biāo)注冊申請進行監(jiān)控，以便及時發(fā)現(xiàn)問題。

此外，筆者也建議企業(yè)對目標(biāo)國家或地區(qū)的商標(biāo)實際使用情況進行監(jiān)測，以便了解是否有他人使用相同或者近似的商標(biāo)，一旦發(fā)現(xiàn)侵權(quán)假冒行為，便可以采取相應(yīng)行動。

市場監(jiān)測通常由專業(yè)的調(diào)查公司來完成，也可以通過海關(guān)邊境措施得以實現(xiàn)。企業(yè)可以利用自身生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品的便利，借助海外的經(jīng)銷商或者代理商對海外市場上出現(xiàn)的仿冒或者假冒產(chǎn)品進行監(jiān)測，或者通過調(diào)查公司對重點市場或展會等關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及重點目標(biāo)主體進行監(jiān)控調(diào)查，搜集侵權(quán)證據(jù)，以此作為采取法律行動及時制止相關(guān)商標(biāo)侵權(quán)行為的基礎(chǔ)。

2. 主動進行異議前置措施——公眾意見

在商標(biāo)審查階段，商標(biāo)權(quán)人或利害關(guān)系人可單方面提交正式書面函件，闡述反對商標(biāo)注冊的具體緣由（例如與某件在先申請或注冊商標(biāo)近似；被代理商、經(jīng)銷商等搶注；惡意搶注他人在先知名商標(biāo)；存在其他不當(dāng)注冊申請等），由商標(biāo)審查員依職權(quán)判斷是否認(rèn)可反對理由，進而決定是否駁回該商標(biāo)的注冊申請。此類反對程序通常無需商標(biāo)申請人參與其中。

“公眾意見” 程序為被搶注人在應(yīng)對他人惡意搶注時，提供了于注冊申請階段進行申訴的契機。相較于異議、撤銷、無效程序，該行政程序通常更能節(jié)約成本。許多國家或地區(qū)設(shè)立了這一程序，特別是對于當(dāng)前尚未設(shè)立異議制度的國家或地區(qū)而言，更是為被搶注人主動維權(quán)提供了補救舉措。

3. 針對搶注商標(biāo)進行異議、無效的舉措

異議、無效屬于較為常見的海外商標(biāo)維權(quán)舉措。比如，中國某文化用品公司的商標(biāo) “never” 在巴西遭到一家名為 “YWP COMERCIO, DISTRIBUI??O, IMPORTA??O E EXPORTA??O EIRELI EPP”（以下簡稱 “搶注人”）的當(dāng)?shù)毓緭屪?。該搶注商?biāo)與這家中國公司（以下簡稱 “被搶注人” 或 “異議人”）的商標(biāo)完全一致，并且指定保護的商品也是被搶注人的核心商品。在與被搶注人溝通后得知，搶注人實際為被搶注人在巴西當(dāng)?shù)氐暮献骰锇?。異議人在得知商標(biāo)被搶注后，嘗試與被異議人通過協(xié)商解決問題，但雙方未能達成一致協(xié)議。最終，權(quán)利人提交了異議申請。在異議申請中，權(quán)利人呈交了雙方往來溝通的信函、產(chǎn)品發(fā)票、報關(guān)單等相關(guān)商業(yè)往來證據(jù)，以此證明雙方的合作關(guān)系，同時也證實被異議人在申請被異議商標(biāo)之前就已知曉異議人引證商標(biāo)，所以被異議人的惡意十分顯著。此外，還主張被異議商標(biāo)和異議人引證商標(biāo)在文字構(gòu)成、整體設(shè)計風(fēng)格上均高度相似，雙方指定商品類似，因此商標(biāo)共存于市場極易導(dǎo)致消費者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。最終，成功實現(xiàn)維權(quán)，被異議商標(biāo)被裁定不予注冊。

4. 針對搶注商標(biāo)進行不使用撤銷的申請

多數(shù)國家或地區(qū)針對已注冊商標(biāo)均設(shè)置了若商標(biāo)無正當(dāng)理由連續(xù)多年未被使用則予以撤銷的程序，通常為 3 年或者 5 年。企業(yè)在海外進行商標(biāo)申請的過程中或者實施監(jiān)控時，若發(fā)現(xiàn)他人搶注商標(biāo)，且根據(jù)注冊人的情況判斷其并無實際使用，那么可以充分運用不使用撤銷程序，申請撤銷該商標(biāo)的注冊。

中國商標(biāo)于國外的保護及應(yīng)用乃是中國企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。經(jīng)濟全球一體化在為企業(yè)帶來機遇之際，也帶來了出乎意料的風(fēng)險。在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，企業(yè)在商標(biāo)確權(quán)與維權(quán)方面所面臨的挑戰(zhàn)極為突出。面對波譎云詭的海外市場，保護商標(biāo)刻不容緩。筆者期望借助此篇文章，為中國企業(yè)在海外進行商標(biāo)獲權(quán)及維權(quán)提供助力。